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ARTIKEL

Markeninhaber muss die markenerhaltende Nutzung einer eingetragenen Schutzmarke beweisen

Immer wieder streiten sich Parteien um die Frage, ob eingetragene Schutzmarken vom Markeninhaber tatsächlich in schutzerhaltender Weise genutzt werden oder ob die Marke wegen Nichtbenutzung als verfallen erklärt werden kann.

Im vorliegenden Fall war die Globus Holding GmbH & Co. KG (Globus) seit mehreren Jahrzehnten Inhaberin der Wortmarke MAXUS und einer dazugehörigen Bildmarke, die beim DPMA eingetragen waren. Der Fitnessgerätehersteller MAXXUS Group GmbH & Co. KG (Maxxus) wollte nun vor dem zuständigen Landgericht Saarbrücken erreichen, dass der Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung erklärt wird. Nach eigenen Recherchen durch Maxxus (u.a. Privatdetektei, Online-Recherche) nutze Globus die Marke „Maxus“ nicht mehr.

Grundsätzlich ist beim Markenschutz erforderlich, dass der Markeninhaber die eingetragene Marke „ernsthaft benutzt“. Genau dies steht jedoch öfter, wie auch hier im vorliegenden Fall, infrage.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH obliegt es der Klägerseite, konkret und substantiiert die Umstände darzulegen, mit denen die Nichtbenutzung der Marke dargetan werden soll. Sie müsse ihre Mittel zur Untersuchung ausschöpfen, um zu klären, ob der Inhaber die betroffene Marke rechtserhaltend benutze. Aufgrund des fehlenden Einblicks in die Geschäftsabläufe des Markeninhabers könne diesen höchstens eine „sekundäre“ Darlegungslast treffen. Die primäre Darlegungs- und Beweislast für die Nichtbenutzung treffe jedoch Klägerseite. Diese Rechtsprechung war jedoch seit dem „Ferrari“-Urteil des europäischen Gerichtshofs vom 22.10.2020 (ECLI:EU:C:2020:854) nicht mehr haltbar, da dieser entschieden hat, dass dem Inhaber einer Marke die Beweislast dafür treffe, dass die Marke ernsthaft benutzt worden sei.

Das Landgericht Saarbrücken hat dem EuGH den vorliegenden Rechtsstreit zwischen Globus und Maxxus dennoch vorgelegt, weil es der Auffassung gewesen ist, dass das vorgenannte Urteil des europäischen Gerichtshofs die nationalen Gerichte lediglich hinsichtlich der Frage der Beweislast, nicht jedoch bezüglich der Darlegungslast binde. Die Darlegungslast zwinge die Partei, ihren Vortrag so konkret wie möglich zu halten. Die Darlegungslast könne nach wie vor der Klägerseite auferlegt werden, da diese so weit wie möglich zu prüfen habe, ob die beklagte Partei ihre Marke ernsthaft benutzt. Erst nach einer solchen Recherche sei es geboten, dass die Beklagte ihrerseits die Benutzung ihrer Marke belegen müsse.

Dieser Auffassung hat der europäische Gerichtshof nunmehr mit Urteil vom 11.03.2022 (Az. C-183/21) eine klare Absage erteilt. Sowohl die Darlegungs-, als auch die Beweislast stellen bei der Frage der ernsthaften Benutzung im Rahmen eines Löschungsantrags einer Marke wegen Nichtbenutzung keine in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallende Verfahrensbestimmungen dar. Zur Vereinheitlichung des europäischen Markenschutzrechts sei eine EU-weit einheitliche Verfahrensweise geboten. Der EuGH hält in diesem Urteil zwar nach wie vor einen entsprechend substantiierten und umfassenden Vortrag der Klägerseite für geboten, hat im Ergebnis jedoch klar festgehalten, dass auf eine nicht völlig unbegründete Behauptung der Nichtbenutzung einer Marke die beklagte Partei in der Pflicht ist, darzulegen und zu beweisen, dass die Marke entgegen der klägerseitigen Behauptung genutzt wurde.

Anforderungen, die von der klagenden Partei die substantiierte Darlegung und möglicherweise sogar eigene Recherchen bezüglich der Markennutzung erfordern, sind mit den europäischen Vorschriften nicht in Einklang zu bringen und dürfen daher nicht angewendet werden. Einer solchen nationalen Verfahrensregel steht Art. 19 RL 2015/2436 entgegen. Der Markeninhaber ist als beklagte Partei demnach vollumfänglich darlegungs- und beweisbelastet. Nach dieser Auslegung haben sich nun auch die hiesigen Gerichte zu richten.